“感力克”引发商标权、外观设计专利权、不正当竞争诉讼

武汉市中级人民法院受理

承办律师：王传理

   “感力克”三字曾经被全国多家制药企业标注于在感冒类药品外包装上，消费者看到产品上的“感力克”字样，很快就会联想到是治疗感冒疾病的药物。2003年10月，湖北**信药业有限公司以鄂州市武昌鱼生物药业有限公司在其生产的小儿速效感冒冲剂药品外包装上，突出使用“感力克”名称，侵犯了该公司依法享有的商标权、外观设计专利权，同时认为被告侵犯了该公司知名商品特有的商品名称、包装、装潢，在消费者中造成了混淆，构成了不正当竞争，向武汉市中级人民法院提起侵权诉讼，该案件尽管不是全国范围内有影响的大要案，但却涉及到我国知识产权保护体系的主要内容，具有一定的典型性，笔者认为对普及我国知识产权法律保护知识具有一定的借鉴意义。湖北省高级人民法院曾经组织全省知识产权庭的主审法官30多人，对该案件的庭审进行全程观摩。

一、基本案情：
原告：湖北**信药业有限公司（以下简称原告）
被告：鄂州市武昌鱼生物药业有限公司（以下简称第一被告）
被告：安徽省太和县安凯药业有限公司（以下简称第二被告）
被告：湖北中志医药有限公司（以下简称第三被告）
受理法院：武汉市中级人民法院
承办律师：北京市兰台律师事务所  王传理律师（代理第一被告）
原告湖北**信药业有限公司诉称：1998年，湖北医药集团东方医药有限公司首先在感冒药上使用“感力克”字样。为了充分保护自己的合法权益，该公司于1998年、2001年向国家商标局申请注册 “感力克” 商标，因不符合有关规定被驳回。后又以“笴（音同‘感’）力克”（KAM LIK HAK）申请注册商标，获得批准。
    原告于2002年6月受让取得“笴力克”商标，并于2002年7月对“笴力克”小儿速效感冒冲剂药品包装盒申请了外观设计专利。原告于2002年6月许可宜昌幸福药业有限公司使用上述商标与专利。
原告于2003年1月自第三被告处购得第一被告生产的“感力克”小儿速效感冒冲剂，其外包装醒目使用“感力克”字样，与“笴力克”商标构成近似；其外包装盒装璜也与原告有外观设计专利的包装盒装璜近似。
由于原“感力克”产品和现“笴力克”产品，尤其是小儿速效感冒冲剂具有较好的市场知名度，为了借助此良好市场知名度，自2002年3月，由第二被告授权第一被告生产“感力克”小儿速效感冒冲剂。第一被告最初生产的产品外观包装与正宗“感力克”外包装几乎一样，并因侵犯他人“小公鸡”注册商标受到处罚。其后，第一被告一直生产此产品（全国所有小儿速效感冒冲剂产品现均已按规定更名为小儿氨酚黄那敏颗粒），仅在外包装上稍作改动，并在全国各地进行了大规模销售。
原告认为，被告的行为违反了《反不正当竞争法》、《商标法》、《专利法》的有关规定，侵犯了原告的注册商标权、专利权、误导了消费者，已构成不正当竞争；其行为具有明显的主观恶意性，违背了诚实信用的原则，第一被告作为生产者；第二被告作为授权人及总经销；第三被告作为销售者，均应依法承担相应民事责任。（一）判定被告立即停止侵权行为；（二）判令第一、第二被告连带赔偿人民币十万元；第三被告赔偿人民币二千元；（三）判令第一、第二被告赔偿调查取证费用2000元；判定第三被告赔偿调查取证费用100元；（四）判令诉讼费由被告承担。
    笔者接受委托后，了解到以下事实：原告和第一被告均生产“小儿速效感冒冲剂”药品，后按照国家药监主管部门要求，药品名称统一改为“小儿氨酚黄那敏颗粒”，双方产品属于相同产品，其销售渠道、消费群体、药品功能差异不大。双方药品外包装盒的外观、大小尺寸及颜色字体具有某种相似性，双方均在其产品外包装左上角相同位置突出标明“感力克”字样。第二被告是第一被告“小儿氨酚黄那敏颗粒”的总经销商，第三被告是该药品的零售商。“感力克”三字经全国多家药品生产、经营企业向国家商标局申请注册商标，均未获得核准，国家商标局的驳回理由是：“该商标表示商品的功能、用途等特点”，但全国仍有几十家企业在其感冒类药品的外包装上使用“感力克”字样。本案中原告提供的药品外包装盒子上，标明原告使用的是“楚都”商标，被告公司使用的是“安凯”、“鄂生”商标。
原告2002年6月从其他公司受让了“笴力克”商标，并于2002年7月对“笴力克”小儿速效感冒冲剂药品外包装盒申请了外观设计专利。2003年3月12日，原告取得外观设计专利证书，之后原告无偿许可(普通许可)宜昌幸福药业有限公司使用上述商标与专利。但原告在本公司生产的小儿速效感冒冲剂药品上并未使用上述商标和外观专利。原告为证明其“感力克”产品知名度，向法庭出示了相关机构向其授予的“湖北市场著名品牌”证书一份，同时原告为了证明对“感力克”三字享有专有权，从全国25家药品经销企业收集到几十份书证，大致内容为：“98年我地区首次出现‘感力克’复方氨酚烷胺胶囊，销售者为湖北医药集团东方医药有限公司。2000年，市场上首次出现‘感力克’小儿速效感冒冲剂，销售者为湖北医药集团东方医药有限公司，生产者为宜药集团。”
针对以上事实，笔者于2003年11月19日向国家知识产权局专利复审委员会提出原告的外观设计专利无效申请，11月21日，专利复审委员会向笔者出具《受理通知书》，笔者依据《受理通知书》向武汉市中级法院申请专利侵权诉讼中止。2004年11月24日，在双方进行庭前证据交换阶段，笔者针对原告的案由向法庭提出质疑，原告主动撤回了专利权侵权和不正当竞争诉讼请求，这样原告仅剩下一个商标权侵权纠纷诉求。经过法庭调查和法庭辩论，原告在判决前主动撤回起诉，2003年12月10日（2003）武知初字第**号民事裁定书，裁定准予撤诉。
二、本案争议的问题：
该案件从表面上看并不复杂，但他却涉及到知识产权保护领域的商标权、外观设计专利权和不正当竞争问题，经过归纳总结，笔者认为本案争议的法律问题依次是：
（一）原告在一个诉讼中，能否要求法院一并解决商标权、专利权和不正当竞争纠纷？
原告的起诉理由，认为被告在其生产的小儿速效感冒冲剂药品上，突出使用“感力克”名称，侵犯其在相同产品上已经注册的“笴力克”商标专用权；认为被告药品的外包装盒和原告所有的外观设计专利构成近似，侵犯其专利权；同时，以原告生产的“感力克”小儿速效感冒冲剂药品是湖北省知名商品，认为被告侵犯了知名商品特有的商品名称、包装、装潢，在消费者中造成了混淆，使购买者误认为是该知名商品，是一种“搭便车”行为，构成了不正当竞争。因此原告的案由一共有三个，也就是说原告在一个诉中，请求法院解决三个相互独立的问题，这在笔者的代理实践中是第一次遇到，在以往的法院判例中也从未见到过。那么原告将原本三个诉，放在一起主张权利是否合适呢？
笔者认为应该区别对待，我国的知识产权体系不仅包括大家熟知的著作权、专利权、商标权法律保护体系，而且包括动植物新品种保护、产品原产地保护、知识产权的海关备案和《反不正当竞争法》中商业秘密、知名商品特有名称、包装、装潢保护等内容，因此，从实体法上讲，他们有各自的法律体系，调整的对象不同、法律关系不同，应该严格区分开来。但是在实践中，因为知识产权已经成为企业内部最浓缩、最核心的权利，各个企业之间为了提高自身品牌价值，往往“恶意”、“滥用”法律赋予的异议权、撤销权、诉讼权利等，“合理”打击对手，因此各项权利之间又有一个冲突和竟合的现象。为了解决以上问题，在审判实践中，人民法院原则上主张“一事一诉”，但涉及到商标权和不正当竞争行为共同存在时，则以“商标权及不正当竞争纠纷”进行审理。
作为代理律师应该仔细分析各项权利之间有无必然联系，如果仅仅因为事实上有牵连，而在法律关系上是相互独立的，就应该拆开来起诉。就本案来讲，笔者认为商标权和不正当竞争纠纷放在一起主张是合适的，而将专利权纠纷也放进来就比较牵强，同时也给自己的代理工作带来不必要的风险：一是可能被法院依法驳回，给当事人造成经济损失和累诉，引起当事人的不满；二是即使法院不裁驳，对方当事人一旦提出专利权无效申请，整个案件最少中止6个月以上，对保护另外两项权利是非常不利的；三是容易被对方当事人抓住把柄，使整个诉讼陷入被动。
（二）被告使用“感力克”三字的行为，是否侵犯了原告注册商标“笴力克”的专有使用权？
1、关于“感力克”三个字的性质和含义？
首先，“感力克”三字不是注册商标，虽然经全国多个药品生产、经销企业向国家商标局申请注册，但均未获得核准。其次，“感力克”三字不是药品名称，该案件的药品名称是“小儿氨酚黄那敏颗粒”。笔者认为“感力克”是一种在感冒类药物上被广泛使用的“宣传用语”和“商品功能、用途等特点的表述性语言”。2003年11月25日，笔者委托安徽省太和县公证处仅在安徽华源医药股份有限公司一个地点就保全收集到带“感力克”字样的感冒类药物7种，生产厂家遍及全国各地。1999年10月14日，国家商标局对“感力克”不予注册的核驳通知书理由是：该商标表示商品的功能、用途等特点。这是国家商标主管机关对“感力克”三字做出的最具权威性的解释。
既然“感力克”不具有显著性，是任何人都可以使用的公共用语，那么使用“感力克”三字就不可能侵犯原告具有显著性、专有性的“商标专用权”。
2、关于本案是否适用《商标法》调整的问题？
目前我国《商标法》、《商标法实施条例》和司法解释中一共规定了10种商标侵权行为：《商标法》52条规定了4种，《商标法实施条例》50条规定了2种、[2002]32号司法解释规定了4种。其中和本案能够搭边的有以下几种行为：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）在同一种或者类似商品上，将他人注册商标相同或近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；（三）将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众误认的；（四）将他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。但惟独没有将他人的注册商标作为“宣传用语”和“商品功能、用途等特点的表述性语言”使用的行为，因此，本案争议的问题不应由《商标法》来调整。
根据原告诉状中列举的事实和理由以及庭审中原告一再强调的“感力克”在先使用权、同“笴力克”的继承性、商品的知名度等问题，原告更强调的是对知名商品的“搭便车”行为，因此，本案应由《反不正当竞争法》来调整，而不应由《商标法》调整。
3、关于“感力克”三字与原告注册商标“笴力克”是否构成近似？能否引起误认的问题？
（1）从字形上比较，两者不构成近似。
A、原告商标由“笴力克+字母”组成，是一个组合商标，在使用过程中，该商标字母部分使用绿色反白体，标注鲜明突出，与其它部分反差很大，同样成为该商标的主要部分。而被告仅使用“感力克”三个汉字，在视觉上与原告商标有显著区别。
B、原告商标汉字部分使用瘦宋体，字母为无含义大写英文。而被告“感力克”使用粗体艺术字，两者区别显著。
C、原告商标没有指定颜色，而“感力克”三字为红色。
（2）从字意上比较，两者不构成近似。
原告商标汉字部分“笴”作为“箭杆”的意思，与“力克”组合起来无实际含义，其字母部分同样没有实际含义；被告的宣传用语“感力克”具有“患了感冒有能力克服”等意思，直接表明了感冒药品的功能、用途和疗效。
（3）从读音上比较，两者不构成近似。
A、“笴”字是生僻字，《新华字典》已不再收录，日常中对该字无从查找。按照公众读音习惯，读其偏旁应为“ke”,而不可能读成“gan”音，这与“感”字读音不同，更不会构成近似。
B、退一步说，即使按“笴”字在古汉语中的读音“gan”，与“感”字也不构成近似。辽宁可济药业有限公司的“敢力克”商标，与原告商标读音相同，国家商标局仍于2003年3 月14日核准注册了该商标，这说明仅以读音相同来判定商标是否近似是没有法律依据的，所以“感力克”与“笴力克”不构成近似
（4）从整体上比较，两者不构成近似。
A、原告不生产“相同商品”，“笴力克”只有商标没有载体。而被告的宣传用语“感力克”置于其注册商标——卡通“小猫图案”上方，给人以感冒立即克服、功能确实有效的感觉，同时与商品的成分、味道、名称、使用方法标注在一起，具有突出宣传的效果。
B、“力克”二字在感冒药品中被广泛使用，国家商标局在第5类商品上，核准注册的“X力克”、“XX力克”已有十几家，正在使用“X力克”、“XX力克”的更为普遍，因此该词语任何人均不享有专用权，被告自然可以使用。
总之，“感力克”无论从音、形、意、整体组合等方面与原告商标均有明显差异，根本不会造成公众的误认，被告当然不可能侵犯原告的商标权。
（三）关于原告在不生产“相同商品”的情况下，是否“足以造成相关公众对商品来源的误认”的问题？
    依据[2002]32号法释的相关规定，衡量商标侵权的唯一标准是：是否使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。而本案原告庭审中多次确认，原告不生产带有“笴力克”商标的“小儿速效感冒颗粒”和“小儿氨酚黄那敏颗粒”。也就是说，原告只有“笴力克”商标权，而没有“相同商品”。
商标作为区分商品来源的标志，只有标注于商品上才有产生混淆的可能。原告自身不生产带有“笴力克”商标的“ 小儿速效感冒颗粒”和“小儿氨酚黄那敏颗粒”，没有商品当然谈不上商品来源，更谈不上对商品来源的混淆。庭审中，原告以其“笴力克”商标被许可人——宜昌幸福药业有限公司的产品主张权利，而该厂生产的“相同商品”上并未标注原告的企业名称，因此，即使导致消费者对商品来源的误认与混淆，也只是对案外人商品的误认，并不会构成对原告的误认与混淆，何况被告并未侵权。
（四）关于原告主张经济赔偿的合理性和合法性问题？
原告2002年6月4日受让取得“笴力克”商标的专用权后，第二天即2002年6月5日转让给被许可人宜昌幸福药业有限公司无偿使用，原告自己承认在受让“笴力克”商标后从未在相同商品上使用过该商标。
笔者认为，主张经济赔偿的前提首先要证明“笴力克”的使用情况和因侵权所造成的经济损失。而原告从未使用“可力克”商标，只是无偿许可宜昌幸福药业有限公司使用该商标，所以原告在该商标上不享有经济利益，当然更谈不上有任何经济损失。而宜昌某公司并非本案当事人，在这种情况下，原告能否主张权利值得商榷。
（五）关于被告是否对原告“感力克”产品构成不正当竞争问题？
《反不正当竞争法》第五条第二款规定：“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”。可见，被告产品是否对原告产品构成不正当竞争，至少需要满足以下几个条件：
1、原告的“感力克”产品是否构成“知名商品”？
庭审中，原告向法庭出示了一份署名湖北省人民政府发展研究中心、湖北省著名企业展评办公室颁发的“湖北市场著名品牌”证书，品牌名称为：感力克、可力克，颁发日期处为空白。而我国目前从法律层面对企业产品或品牌的认定只有两种：即《商标法》规定的驰名商标制度和《反不正当竞争法》有关知名商品的规定。因此“著名品牌”不是一个法定概念，不能说明著名品牌就是知名商品。
所谓“知名商品”，是指在市场上具有一定的知名度，为相关公众所熟知的商品。本案中，原告是２００２年３月４日才成立的新公司，至原告起诉时止，公司仅仅运营了一年零六个月，其产品的市场占有份额很小，同时在原告成立前，其他公司的“感力克”类药品已经在市场上长期存在。对知名商品的认定，应当综合考虑该商品在特定市场的生产销售历史和市场占有率、产品的质量、信誉情况及其广告投入和覆盖面等因素。
根据[厅字（1996）10号]《中共中央办公厅、国务院办公厅关于严格控制评比活动有关问题的通知》、国经贸贸易（1997）757号《关于整顿营销信息发布秩序及坚决制止乱排序、乱评比行为的通知》的规定，未经批准的评比活动，都是对企业正常经营活动的干扰，严重影响了公平竞争的市场环境的形成，现原告出示相关机构授予的“湖北市场著名品牌”证书，但不能举出该评比活动的合法性、权威性和公正性的证据，所以原告依此为证说明其“知名”的主张，不应得到法院支持。
2、“感力克”名称是否为原告所特有？原告产品是否和被告产品相“混淆”，并必然使购买者造成误认？
知名商品特有名称中的“特有”，是指经营者单独使用或授权他人单独使用，并能够与其他经营者的同类商品相区别的名称。本案原告在自己的举证材料中，多次举证“感力克”三字自1998年就已经出现，2000年开始在“小儿速效感冒冲剂”药品上使用，而被告收集到的证据则证实，全国标注“感力克”的药品不下几十家，因此，“感力克”名称不是原告产品的特有名称。消费者更不会购买了被告的“感力克”药品却误以为是原告生产的药品，故两者的使用不会造成消费者的混淆。
（六）外观设计专利无效申请的法律后果？
原告于2003年3月12日取得外观设计专利证书，依据专利法第40条规定，外观设计专利只进行形式审查，并不进行实质审查，因此尽管原告已经取得专利证书，但如果原告外观设计专利在申请时已经公开使用，那么其专利本身就是无效的，任何人可以向国家知识产权局专利复审委员会提出专利权无效宣告申请。
[2002]32号司法解释第8条第2款规定：侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告请求中止诉讼的，应当在答辩期内对原告的专利权提出宣告无效的请求。第9条规定：人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。也就是说，在答辩期内，如果被告提出外观设计专利无效申请，导致的第一个法律后果就是诉讼中止。
本案中，被告提出原告专利无效的理由，主要是原告违反了《专利法》第23条的规定，即：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。根据被告收集到的证据材料，在原告向国家知识产权局提交外观设计专利申请日之前，该药品外包装盒已经在市场上大量使用。原告早在2002年5月已经开始使用这种外观的药品外包装，并且武汉市部分经销企业仍有库存，为此，笔者于应诉的同时，委托武汉市公证处对该证据材料进行了保全，并及时向专利复审委员会提交了该补证。
四、本案诉讼策略：
笔者接手此案时，被告的答辩期限仅差2天就期满了，而距法院确定的证据交换时间差3天，距开庭期限仅剩5天时间。笔者了解到，委托人此前在当地咨询了多家律师事务所和知识产权代理机构，但大家均不看好这个案件，原因是此前第一被告和第二被告曾经因为擅自使用他人注册商标，而遭到原告举报，被当地工商行政部门处罚过；本案第二被告和原告法人代表之间有过紧密的个人业务联系；原告和被告在药品生产企业“圈子”内有着千丝万缕的竞争关系；原告向法庭提交了多达34份近100页的书证，其中不乏力度很强的证据材料。
因为开庭时间太紧，已经来不及调查取证，笔者首先向武汉市中级人民法院申请延期审理，但因为湖北省高院已经安排全省法院系统知识产权主审法官观摩此案，通知已经发下去，时间仅能够向后延长一天。
在这种情况下，笔者和律师事务所各部门的专业骨干多次对案件进行会商，制定出了合理的应诉方案，决定实施以下诉讼策略：
（一）抓住对方诉讼漏洞，出其不意，达到“不战而屈人之兵”的效果。
笔者认为，原告将商标权、外观设计专利权和不正当竞争纠纷放在一个诉中主张，是不合适的，但提出异议后，多大程度上能够得到法庭支持，心中没有把握。
2003年11月21日上午，双方在法庭主持下交换证据，在交换前笔者首先要求对方明确案由：是要求保护某一项权利还是三项权利一并保护。原告代理律师表示三项权利一块儿保护。笔者接下来向法庭提交专利复审委员会外观设计专利无效申请《受理通知书》，请求法庭依法对本案专利侵权诉讼中止审理，同时向法庭阐述对商标权、专利权和不正当竞争纠纷一并受理的看法，请求法庭确定本案的案由，在主审法官的征询下，原告表示撤回外观设计专利侵权诉讼。此时，笔者再次要求对方代理人明确本案是商标权纠纷还是不正当竞争纠纷，原告表示撤回不正当竞争纠纷诉求，保留商标权侵权一项请求。笔者当庭要求书记员将原告的意见记入法庭笔录。
达到以上效果，是笔者之前所没有想到的，可以说双方还未开战，被告已赢了大半。笔者原本最担心的专利权侵权和不正当竞争纠纷，原告却最先放弃，而剩下的商标权侵权纠纷，笔者可以全力以赴面对。
(二) 及时保全证据，用事实来反驳原告的诉讼主张。
知识产权诉讼较其他诉讼案件更难举证，一般的书证、物证很难满足其“真实性、合法性、关联性”的要求。因此笔者利用证据交换到正式开庭的两天间隔，委托安徽省太和县公证处对全国7种标注“感力克”名称的药品进行保全，用于说明“感力克”名称系公共用语，进而证明被告并不侵权，公证书一直到开庭当天上午才拿到手，在法庭上出示后收到了良好的效果。在庭审后，笔者利用在武汉市逗留的时间，又委托武汉市公证处对“小儿速效感冒冲剂”外包装盒的被告在先权利进行证据保全，以便在专利复审委员会外观设计专利无效宣告庭审时使用。
（三）统一共同被告的观点，最大程度保护当事人的合法权益。
本案一共有三个被告，即生产商、总经销商和零售商，因此，统一三方观点就显得异常重要，特别是生产商和总经销商之间是一种长期合同关系，而对于两被告的底细原告是熟知的，这种情况下，三被告如果各自为战，对原告指控的答辩和质证意见不一，就可能会陷入两败俱伤的境地。
鉴于这种一损俱损、一荣俱荣的情况，在开庭前三方代理人之间相互交流看法、消除分歧，制定出了统一的应诉方案。在应诉策略上，由笔者主谈，其他被告只需向法庭表明“同第一被告意见一样”即可，如确有独立意见，只能在应诉方案的范围内进行补充，以不损害其他两方当事人利益为前提。实践证明，以上措施在庭审中非常得力，收到了较好的效果，三个被告口径一致、观点鲜明，最终迫使原告不得不以撤诉而终结此案。
五、关于本案的思考和启示：
（一）鉴于知识产权案件专业性强、法律关系复杂的特点，作为代理律师日常要勤于学习这方面的专业知识，熟悉知识产权案件审判的流程和环节，在代理实践中应该勤勉敬业、精心准备，不打无准备之战，这样才能赢得当事人的满意，争得同行和主审法官的尊重。
（二）诉讼是解决纠纷的最后途径，而不是解决问题的最佳途径，对于当事人来讲，不能因为一时之气，动辄就法庭上见。诉讼是用证据来说话的，一旦将纠纷交法院解决，也就丧失了决定自身命运的主动权。比起协商、调解、斡旋、行政等手段和方法，诉讼途径实在是一件劳心、费力、破财、伤感情的事情。